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Il Caso Kappa

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La mancanza dell’elemento soggettivo in capo al contraffattore non rileva in senso ostativo all’accoglimento della domanda di retroversione degli utili. L’inciso iniziale “in ogni caso” di cui al comma terzo dell’art. 125 c.p.i. deve essere interpretato come “indipendentemente da ogni altra circostanza concretamente esistente, ivi compresa la colpevole partecipazione all’illecitocontraffattorio del contraffattore dal punto di vista dell’elemento soggettivo”.
La sentenza n. 3236 (depositata il 21 giugno 2018) ha dato al Tribunale di Torino l’opportunità di pronunciarsi su due temi di particolare interesse: la qualificazione di immissione in commercio rilevante ai fini dell’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio e la necessità del dolo o colpa come presupposto per l’applicazione della retroversione degli utili.

La fattispecie esaminata dai giudici torinesi aveva ad oggetto un’azione di contraffazione dei marchi KAPPA e ROBE DI KAPPA promossa dalla titolare dei marchi nei confronti della sua licenziataria (BPB) e della distributrice di quest’ultima (MVS).

Narrava in particolare l’attrice di aver sottoscritto un contratto di licenza con BPB col quale, tra l’altro, autorizzava la licenziataria, oltre che a produrre e commercializzare articoli di abbigliamento intimo a marchio KAPPA in vari paesi tra cui la Germania, anche a far produrre i predetti prodotti a terzi.
A fronte della predetta autorizzazione, la licenziataria BPB concludeva un altro accordo con la società MVS che prevedeva che MVS producesse gli articoli a marchio attoreo su ordine di BPB, che poi rivendeva a quest’ultima, che a sua volta li rivendeva a MVS per la distribuzione in Germania.
Tuttavia, nel frattempo, la titolare del marchio e la licenziataria BPB convenivano di limitare la licenza originariamente concessa, togliendo così a BPB l’autorizzazione a vendere i prodotti in Germania.
Poiché l’attrice narrava di aver successivamente rinvenuto sul mercato tedesco prodotti in violazione della limitazione territoriale concessa, decideva di agire dunque in giudizio per ottenere l’accertamento dell’avvenuta contraffazione, il risarcimento del danno e la retroversione degli utili.

MVS si costituiva in giudizio eccependo, tra le altre cose, di non essere stata informata da BPB della limitazione territoriale della licenza intercorsa tra titolare del marchio e licenziatario e di aver pertanto continuato in buona fede ad operare ritenendo sempre in vigore la vecchia licenza.
Contestava, dunque, la sussistenza dell’elemento soggettivo, a suo dire necessario anche per la condanna a titolo di retroversione degli utili, nonché eccepiva l’intervenuto esaurimento dei diritti sul marchio.

L’esaurimento del marchio

Un primo profilo di interesse della sentenza in commento riguarda la qualificazione di immissione in commercio rilevante ai fini dell’esaurimento ex art. 5 c.p.i..

Nella fattispecie decisa dal Tribunale si discuteva infatti se la prima vendita – dal produttore (MVS) al licenziatario (BPB) -, o la seconda vendita – dal licenziatario (BPB) a favore del distributore (MVS) – fossero idonee ad esaurire l’efficacia protettiva del marchio.

È stato in particolare osservato che la ratio della norma, secondo logica e secondo buona fede, presuppone che la messa in commercio (i) provenga dal soggetto legittimato a disporne; e (ii) sia rivolta ad un soggetto terzo, circostanza chiaramente non rinvenibile nella prima vendita dal produttore al licenziatario.

Anche la seconda vendita dal licenziatario al distributore, pur in questo caso essendo stata effettuata da chi aveva il potere di mettere i prodotti in commercio verso un terzo, non è qualificabile come immissione in commercio, poiché si pone ancora nell’ambito applicativo del contratto di licenza intercorso tra titolare del marchio e licenziatario (per quanto distorto dalla limitazione convenzionale del contratto di licenza).

Opinando diversamente, osserva il Tribunale, si legittimerebbero condotte gravemente lesive ai danni dei titolari di diritti IP, che sarebbero facilmente eludibili da un licenziatario infedele in caso di vendita formale dei prodotti coperti da privativa ad un terzo nel paese di validità della licenza (quand’anche il terzo non sia consapevole delle limitazioni territoriali del licenziatario) al fine comune di rivendere i prodotti in un paese in cui al licenziatario è preclusa la vendita.

La retroversione degli utili del contraffattore incolpevole

I profili di maggiore interesse affrontati dalla sentenza in commento sono però senz’altro quello della natura e della funzione del rimedio della retroversione degli utili e quello della sua applicabilità anche in assenza di colpa.

La disciplina della retroversione degli utili, inserita dal D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 140, in attuazione della Direttiva Enforcement n. 48/2004 nel terzo comma dell’art. 125 c.p.i., prevede che gli utili del contraffattore debbano “in ogni caso” essere restituiti “in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi ecceda(o)no tale risarcimento”.

Che l’inciso “in ogni caso” possa essere inteso nel senso che la retroversione degli utili sia dovuta anche in caso di contraffazione incolpevole è questione tuttora ampiamente dibattuta in dottrina.

È stato in particolare osservato da parte della dottrina che la retroversione degli utili avrebbe una natura restitutoria oggettiva, e non risarcitoria, con la conseguenza che sarebbe applicabile anche se il contraffattore riuscisse a provare l’assenza di dolo o colpa. Questa interpretazione sarebbe compatibile con l’art. 13 della Direttiva Enforcement, il quale distingue fra violazione colpevole ed incolpevole del diritto di proprietà industriale.

Un diverso, e più condivisibile, orientamento dottrinale ha invece valorizzato la funzione essenzialmente deterrente rispetto alla contraffazione cui la norma è pacificamente preordinata, che non avrebbe modo di manifestarsi rispetto alla contraffazione incolpevole. Dunque, l’inciso “in ogni caso” starebbe piuttosto ad indicare che la domanda di retroversione degli utili non è soggetta a presupposti ulteriori rispetto a quelli risultanti dai primi due commi della norma e, in particolare, che sarebbe compatibile anche con la contemporanea richiesta di liquidazione equitativa del danno emergente.

Dopo aver ampiamente analizzato questi due principali orientamenti emersi in dottrina qui solo brevemente descritti, il Collegio ha concluso che il rimedio della retroversione degli utili debba essere collocato nell’ambito restitutorio e non risarcitorio in senso stretto.

Il terzo comma dell’art. 125 c.p.i. introdurrebbe, cioè, espressamente un meccanismo restitutorio, una sorta di restitutio in integrum attuata mediante l’annullamento
dell’arricchimento ingiustificato goduto dal contraffattore; un meccanismo che opererebbe quindi a prescindere dallo stato soggettivo dell’autore della violazione.

Con la retroversione degli utili il legislatore, comunitario e nazionale, tenuto conto del bilanciamento di interessi fra il titolare del diritto di privativa ed il contraffattore incolpevole, avrebbe dunque ritenuto di privilegiare il primo, disponendo che il secondo gli restituisca in ogni caso i profitti derivanti dalla contraffazione e quindi garantendo al titolare del diritto di privativa una tutela molto ampia, finalizzata ad evitare che terzi anche senza colpa possano in qualunque forma avvantaggiarsi dell’indebito utilizzo delle privative altrui in quanto arricchimento senza causa.

Il contraffattore senza colpa verrebbe a trovarsi esattamente nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato nel caso in cui non avesse violato la privativa altrui.

Osserva inoltre il Tribunale che la circostanza che il contraffattore incolpevole non possa essere chiamato a risarcire danni ulteriori, quali quello di immagine, o a pagare ipotetiche royalties, lo pone comunque in una posizione di favore rispetto al contraffattore colpevole.

A tali conclusioni si potrebbe però obiettare che nel nostro ordinamento sussiste una presunzione relativa di colpa, che opera sia per i titoli soggetti alla pubblicità legale, che per i diritti non titolati e gli atti di concorrenza sleale ex art. 2600, comma 3 cod. civ. L’onere di provare di non essere stato consapevole della violazione viene dunque posto a carico del contraffattore e la prova liberatoria, che non è di norma agevole, deve essere valutata rigorosamente.

Esistono, però, dei casi in cui nella fattispecie concreta è rinvenibile un legittimo affidamento da parte del contraffattore sulla insussistenza della contraffazione conseguente ad uno stato di obiettiva incertezza in cui la violazione non può che essere incolpevole, il che ovviamente non esclude la contraffazione, ma incide o comunque dovrebbe incidere sulla condanna al risarcimento dai danni anche a titolo di retroversione degli utili.

Se, dunque, a fronte di un accertamento rigoroso della sussistenza della buona fede venisse esclusa la colpa, parrebbe ragionevole negare la retroversione degli utili, poiché altrimenti il contraffattore incolpevole verrebbe doppiamente punito, da un lato dovendo restituire gli utili, e dall’altro avendo comunque perso la possibilità di conseguire un diverso profitto commercializzando prodotti diversi da quelli oggetto della privativa altrui.

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