Equo premio e presunta nullità del titolo di Proprietà Industriale
L’equo Premio e la presunta Nullità del Titolo di Proprietà Industriale – Sentenza 1031/2009
In data 23.11.2012 il tribunale di Torino ha emesso un’importante sentenza in merito alla corretta attribuzione dell’Equo Premio in materia di brevetti, in accordo all’Art. 64 del Codice di Proprietà Industriale.
In accordo all’Art. 64.2 c.p.i., l’equo premio è previsto per il soggetto che nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro effettua una invenzione, qualora il suo rapporto lavorativo non preveda un compenso per attività inventiva. In tal caso i diritti del brevetto spettano al datore di lavoro ma, a seguito di ottenimento del brevetto, l’inventore ha diritto ad un equo premio.
Nel caso esaminato dal Tribunale la richiesta attorea di un giusto equo premio si riferiva a diversi brevetti, alcuni concessi, altri in corso di concessione.
In corso di causa è emerso che l’inquadramento contrattuale dell’attore non prevedeva compensi per attività inventiva per cui la società convenuta ha cercato di resistere alla domanda sulla base di due diversi argomenti.
Il primo relativo alla prescrizione decennale della pretesa nel caso in cui la domanda venga avanzata dopo dieci anni dalla data di concessione del titolo brevettuale (Cass., 2011 n.23809 e Cass., 1989 n.30).
Il secondo relativo alla decadenza del diritto di percepire un equo premio in caso di nullità del brevetto.
Sul primo aspetto il Giudice ha ritenuto che una generica richiesta inviata via raccomandata non ha un valore interruttivo della prescrizione se tale richiesta non mette in condizione la controparte di poter adempiere correttamente al proprio dovere di pagamento dell’equo premio. Dalle precedenti raccomandate inviate da parte attrice, parte convenuta non aveva avuto modo di valutare il corretto importo da corrispondere non avendo indicazioni di quali titoli brevettuali fossero coinvolti. Pertanto per quei brevetti, concessi da più di dieci anni e che non erano stati precisamente indicati nelle missive, il diritto a richiedere un equo premio è stato considerato prescritto.
Per quanto riguarda il secondo punto, parte convenuta ha tentato di sottrarsi al pagamento del dovuto eccependo la nullità dei titoli brevettuali sulla base di una decisione per la quale
“il datore di lavoro è legittimato ad eccepire, anche al fine di sottrarsi al pagamento dell’equo premio, la nullità del brevetto di invenzione del lavoratore”.
Il Tribunale non ha però condiviso questo orientamento richiamando due successive sentenze (Cass. 2000 n.7484 e Cass. 2006 n.586309) ed integrando una sua ulteriore valutazione.
Secondo queste decisioni l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere l’equo premio viene meno solo con la declaratoria giudiziale di nullità che dichiara il brevetto nullo con effetto ex tunc, non essendo sufficiente una declaratoria di nullità pronunciata in via meramente incidentale.
Nel caso di specie questa declaratoria era del tutto inesistente.
Inoltre il Collegio ha evidenziato che, se è vero che l’azione di nullità nei confronti di un titolo brevettuale può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse, tuttavia l’interesse reale è degli operatori del settore che potrebbero essere ostacolati nel loro esercizio commerciale dalla esistenza di tale privativa e non certo del titolare.
Pertanto, pur essendo lo stesso titolare del brevetto teoricamente legittimato a richiedere una nullità del proprio titolo brevettuale, nel caso di specie questo diritto veniva esercitato non per un vero e proprio interesse ma come “stratagemma” per sottrarsi al pagamento dell’equo premio dovuto, configurando quindi un “abuso di processo”.
L’azione di nullità risultava esercitata per uno scopo diverso da quello per il quale è stata istituita.
Il collegio Giudicante ha inoltre osservato che, nei fatti, il titolare del brevetto ha comunque goduto per molti anni di tale diritto di privativa, diritto ampiamente sfruttato commercialmente senza problematiche di concorrenza proprio in virtù di un effetto di inibitoria che, nei confronti dei terzi, genera la presenza di un titolo di privativa.
In tal senso il Tribunale ha concluso che effettivamente l’attore aveva diritto al proprio equo premio anche di fronte ad una presunta nullità dei brevetti invocata da parte convenuta e dunque includendo anche i due titoli brevettuali Europei non giunti di fatto a concessione tra i titoli per i quali il dipendente meritava un compenso.
Sono stati ritenuti esclusi dal diritto all’equo premio solo i brevetti per i quali l’azione si era prescritta.
